24 mrt. 2020
3 minuten
Het Hof van Justitie van de Europese Unie oordeelde onlangs in de zaak SKY/SkyKick dat onduidelijkheid en onnauwkeurigheid van termen die worden gebruikt ter specificatie van de waren en diensten van een merkinschrijving geen directe gronden zijn voor nietigheid van een merk. Hoe specifiek dienen de in de merkaanvraag vermelde waren en diensten eigenlijk te zijn?
Door Yasar Celebi en Sanne Knopper
Wanneer je een aanvraag voor een merk indient (voor een nationaal merk bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom of voor een Uniemerk bij het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie) dien je aan te geven voor welke waren en/of diensten je deze aanvraag doet. De hoofdregel is dat een merkaanvraag voldoende duidelijk en nauwkeurig moet zijn. Een van de essentiële functies van een merk is namelijk dat het de herkomst van de waren en/of diensten garandeert voor het publiek.
Nietigheidsgronden
SKY is een bekend mediabedrijf en de houder van verschillende nationale merken en Uniemerken voor o.a. televisie-uitzendingen. SkyKick, een softwarebedrijf, stelt dat onvoldoende duidelijk en nauwkeurig is aangegeven op welke waren en diensten de merken van SKY betrekking hebben en dat deze merken daarom geheel of gedeeltelijk nietig verklaard dienen te worden. In dat kader zijn prejudiciële vragen gesteld aan het Hof. Volgens het Hof kan een merk niet nietig worden verklaard enkel omdat de bewoordingen in de specificatie van waren en diensten onvoldoende duidelijk en nauwkeurig zijn.
Normaal gebruik
Dit betekent echter niet dat je als ondernemer geen risico loopt wanneer je een merkaanvraag doet waarin de waren en/of diensten niet voldoende specifiek zijn geformuleerd. Een merk dient binnen vijf jaar na inschrijving daarvan voor bepaalde waren of diensten normaal gebruikt te worden voor die waren of diensten. Indien na vijf jaar geen sprake is van normaal gebruik, kan jouw merk (gedeeltelijk) vervallen worden verklaard. Een vervallenverklaring heeft echter in tegenstelling tot een nietigverklaring geen terugwerkende kracht (dat wil zeggen: het merk wordt geacht nooit te hebben bestaan). De vervallenverklaring gaat in vanaf de datum waarop de vordering tot verval is ingesteld.
Te kwader trouw
Daarnaast kan het merk wel nietig verklaard worden als de aanvrager bij indiening van de aanvraag te kwader trouw handelde. Volgens het Hof is een aanvraag niet zonder meer te kwader trouw gedaan als de aanvrager geen economische activiteiten ontplooit met betrekking tot het merk ten tijde van de aanvraag. De inschrijving levert een handeling te kwader trouw op wanneer er diverse aanwijzingen zijn dat de aanvrager op het moment van indiening van de aanvraag de bedoeling had om afbreuk te doen aan de belangen van derden op oneerlijke wijze, dan wel om een exclusief recht te verkrijgen voor andere doeleinden dan die welke vallen onder de functies (bijv. dus de herkomstfunctie) van een merk. Indien de aanvrager voor bepaalde in de inschrijving vermelde waren of diensten niet de intentie had het merk als onderscheidingsteken te gaan gebruiken, kan de aanvraag voor die waren of diensten nietig verklaard worden.
Conclusie
Al met al is het toch van belang goed na te denken voor welke waren en/of diensten de merkaanvraag precies wordt gedaan. Onduidelijkheid en onnauwkeurigheid m.b.t. de waren en/of diensten waarvoor het merk wordt ingeschreven kan op zichzelf dan wel niet leiden tot nietigheid, het merk kan op basis daarvan wel (gedeeltelijk) vervallen verklaard worden.
Je hoeft het merk op het moment van de verlening niet daadwerkelijk voor alle in de aanvraag opgenomen waren en/of diensten te gebruiken (daar heb je vijf jaar de tijd voor). Wel dien je de intentie te hebben om het merk binnen vijf jaar daadwerkelijk als onderscheidingsteken te gaan gebruiken. Of deze intentie (of het ontbreken daarvan) in de praktijk daadwerkelijk bewezen kan worden is nog maar de vraag.
Yasar Celebi en Sanne Knopper zijn advocaat bij CMS te Amsterdam, sectie Intellectuele Eigendom, Technologie en Privacy. E-mail: yasar.celebi@cms-dsb.com, sanne.knopper@cms-dsb.com